CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001-03-24-000-2012-00213-00 Demandante: TRANSNEVADA LIMITADA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Tercero: PM GROUP S.P.A.

Tesis: Es nulo el acto administrativo que deniega el registro de un signo, si se basó en una prueba en idioma distinto al castellano que fue aportada sin traducción simple con la cual se pretendía acreditar la existencia de una marca protegida en el extranjero.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda interpuesta por la sociedad Transnevada Limitada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que trata el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (CCA), en contra de la Resolución 1621 del 25 de enero de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) negó el registro del signo «PM GROUP S.P.A.» (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- ANTECEDENTES

La demanda

La sociedad Transnevada Limitada a través de apoderado, presentó demanda en la que formuló las siguientes:

Pretensiones

“PRIMERO: Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución No. 1621 del 25 de enero de 2012, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 10-74582, mediante la cual se revoca la decisión contenida en la resolución No. 24804 de mayo 10 de 2011 proferida por la Dirección de signos Distintivos, que concedió el registro de la marca PM GROUP S.P.A (MIXTA) para distinguir “servicios de reparación, instalación y mantenimiento de grúas y demás equipos con sistemas de elevación o brazos hidráulicos”, servicios comprendidos en la clase 37 a favor de la sociedad TRANSNEVADA LIMITADA; se declara fundada la oposición presentada por la compañía PM GROUP S.P.A. y se niega el registro de la marca mixta PM GROUP S.P.A. solicitada por la sociedad TRANSNEVADA LIMITADA y por la cual actuó, para distinguir “servicios reparación, instalación y mantenimiento de grúas y demás equipos con sistemas de elevación o brazos hidráulicos”, servicios comprendidos en la clase 37 de la clasificación internacional de Niza que se aplica a las marcas de productos y servicios (novena edición).

SEGUNDO: Que se confirme la decisión contenida en la Resolución No. 24804 de mayo 10 de 2011 mediante la cual la Dirección de Signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad PM GROUP S.PA. y concedió el registro de la marca PM GROUP S.P.A. (MIXTA) para distinguir “servicios de reparación, instalación y mantenimiento de grúas y demás equipos con sistemas de elevación o brazos hidráulicos”», servicios comprendidos en la clase 37 de la clasificación internacional de Niza que se aplica a las marcas de productos y servicios (novena edición) a favor de la sociedad TRANSNEVADA LIMITADA.

TERCERO: Que con fundamento en dichas declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, solicito al Honorable Consejo de Estado que en sentencia se ordene a la Superintendencia de Industria y comercio – Dirección de Signos Distintivos, conceder el registro de la marca PM GROUP

S.P.A. (MIXTA) para distinguir “servicios de reparación, instalación y mantenimiento de grúas y demás equipos con sistemas de elevación o brazos hidráulicos”», servicios comprendidos en la clase 37 de la clasificación internacional de Niza que se aplica a las marcas de productos y servicios (novena edición) a favor de la sociedad TRANSNEVADA LIMITADA.

CUARTO: Comunicar la sentencia a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para lo de su cargo conforme al artículo 176 de C.C.A.

QUINTO: Expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial”.

Fundamentos de hecho

Como hechos relevantes de la demanda se mencionaron los siguientes:

La sociedad Transnevada Limitada solicitó el registro del signo «PM GROUP S.P.A» (mixta), para distinguir “servicios de reparación, instalación y mantenimiento de grúas y demás equipos con sistemas de elevación o brazos hidráulicos” comprendidos en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que se tramitó bajo el expediente núm. 10- 74582 y fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 619 del 19 de agosto de 2010.

La sociedad PM GROUP S.P.A, por intermedio del abogado Mauricio Jaramillo C., formuló oposición al registro del signo «PM GROUP S.P.A» con fundamento en el artículo 135, literal i) y 136 literal d) de la Decisión 486 de 2000. Argumentó ser la propietaria y usuaria a nivel mundial de dicho signo distintivo y que la demandante ha sido distribuidora de sus productos en Colombia, por lo que afirmó que esta pretendía aprovecharse indebidamente del signo y que su registro podría confundir al consumidor sobre la procedencia geográfica de los servicios a distinguir, ya que la sigla 'S.P.A' alude a que se trata de una sociedad italiana.

Mediante Resolución 24804 del 10 de mayo de 2011, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición y concedió el registro como marca mixta de «PM GROUP S.P.A» a favor de la sociedad Transnevada Limitada, para distinguir los servicios solicitados pertenecientes a la clase 37 internacional.

El abogado de la sociedad opositora interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo. Con los recursos, PM GROUP S.P.A. anexó 44 facturas con la finalidad de demostrar la relación comercial que sostuvo con Transnevada Limitada. El primero fue resuelto a través de la Resolución 40232 del 28 de julio de 2011, por la cual la Dirección de Signos Distintivos de la SIC confirmó la decisión contenida en la Resolución 24804 del 10 de mayo de 2011.

Finalmente, mediante Resolución 1621 de 25 de enero de 2012, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación, revocó la Resolución 24804 de 10 de mayo de 2011 y, en su lugar, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad PM GROUP

S.P.A. y negó el registro como marca mixta del signo «PM GROUP S.P.A», acto con el cual quedó agotada la vía gubernativa.

Normas violadas y concepto de la violación

La parte actora manifestó que con el acto controvertido la entidad demandada vulneró las siguientes normas: los artículos 65 inciso primero y

260 del Código de Procedimiento Civil (CPC); los artículos 8 y 9 de la Resolución 2001 de 1997 del Ministerio de Relaciones Exteriores; y los artículos 136 literal d) y 146, en sus incisos 1 y 2 de la Decisión 486 del 2000.

Como razones de la alegada vulneración señaló:

Violación del artículo 65, inciso primero, del Código de Procedimiento Civil

Destacó que la citada norma señala que los poderes especiales para varios procesos solo podrán conferirse por escritura pública. En ese orden, reprochó que el poder que aportó el abogado Mauricio Jaramillo C. para actuar en nombre de la sociedad PM GROUP S.P.A. no cumplía con la solemnidad de escritura pública, de manera que dicho documento no podía considerarse válido para demostrar su legitimidad como representante del opositor en la actuación administrativa. Al respecto, explicó que el poder allegado a la actuación señala literalmente que los apoderados designados están “facultados para actuar o intervenir en toda clase de procesos, es decir, de manera plural, por tanto debió conferirse por escritura pública”¹.

¹ Folio 39 del expediente.

Así, afirmó que los actos acusados violaron la disposición señalada por falta de aplicación, toda vez que en realidad el opositor carecía de legitimación en la causa por activa ya que el documento que aportó como poder no fue debidamente otorgado, al corresponder a un documento privado.

Violación del artículo 260 del Código de Procedimiento civil, así como de los artículos 8 y 9 de la Resolución 2201 de 1997, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores

Explicó que, según dichas normas, los documentos extendidos en idioma distinto al castellano deben ser aportados con traducción oficial e íntegra para que puedan apreciarse como pruebas.

Dijo que, sin embargo, en el proceso administrativo que dio lugar a los actos acusados, con la finalidad de demostrar la configuración de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la sociedad PM GROUP S.P.A., opositora, aportó tanto el poder conferido al abogado que la representaría, como las copias de las facturas y del registro de la marca comunitaria “PM” a su nombre, en inglés e italiano, sin la referida traducción. Y, pese a lo anterior, la SIC les reconoció plena validez a tales documentos y adoptó la decisión administrativa con fundamento en ellos.

Violación del artículo 136, literal d), de la Decisión 486 de 2000

Adujo que, para que opere la causal de irregistrabilidad señalada en esa norma, es necesario que quien la alegue demuestre conjuntamente (i) la titularidad de la marca en un país miembro o en el extranjero, (ii) la identidad o semejanza entre los signos, y (iii) que el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o persona expresamente autorizada por el titular de dicho signo protegido en el país miembro o en el extranjero.

Alegó que, en este caso, el opositor no demostró la titularidad de la marca controvertida, ya que el único documento aportado como prueba de ello, valga recordar, el registro de la marca comunitaria “PM” a su nombre, no puede ser tenido en cuenta por ser “improcedente, impertinente e inconducente”, por no contar con la traducción al castellano y por tratarse de la simple impresión de una página de internet, que de ninguna manera cumple con las formalidades previstas en el artículo 259 del C.P.C., pues carece de autenticación del cónsul o agente diplomático competente.

Así mismo, destacó que el tercer requisito establecido en el artículo 136, literal d), de la Decisión 486 de 2000 consiste en la autorización expresa del titular del signo protegido al representante o distribuidor para adquirir dicha calidad. Empero, en este caso la sociedad PM GROUP S.P.A., como opositora, tampoco aportó contrato ni documento alguno que demostrara el vínculo o la relación comercial que existió con Transnevada Limitada

Al respecto, puso de presente que, aunque se aportaron 10 impresiones de correos electrónicos, estas tampoco podían ser tenidas en cuenta por la Superintendencia, comoquiera que no es posible corroborar que hubieran sido conservadas en el formato en el que fueron generados, como lo exige el artículo 12 de la Ley 527 de 1999.

Violación del artículo 146, incisos 1 y 2, de la Decisión 486 de 2000

Señaló que estas disposiciones determinan que la única oportunidad procesal que tiene el opositor para presentar pruebas es en el momento en el que radica la oposición, o dentro del plazo adicional de 30 días que le conceda la oficina nacional competente.

En este caso, sin embargo, PM GROUP S.P.A., al interponer el recurso de apelación contra de la primera decisión, allegó varias pruebas, particularmente las facturas con las que buscó acreditar la existencia de la

relación comercial con Transnevada Limitada. Tales documentos eran desconocidos en el proceso administrativo y, al tenerlos en cuenta, la SIC aplicó indebidamente el artículo 56 del CCA, que autoriza que se aporten pruebas al interponer los recursos, desconociendo la disposición comunitaria, que es de aplicación prevalente. Además, al fundamentar en estos el acto definitivo, le vulneró a la demandante los derechos de defensa y contradicción.

TRÁMITE DEL PROCESO

Mediante auto de 30 de noviembre de 2012, corregido a través de providencia de 24 de abril de 2013, el entonces magistrado sustanciador admitió la demanda y ordenó la notificación y el traslado correspondiente a la entidad accionada para que contestara, propusiera excepciones y aportara y/o solicitara la práctica de las pruebas. Igualmente ordenó la notificación a la sociedad PM GROUP S.P.A. y al Ministerio Público.

Pese haber sido debidamente notificados, ninguno de los sujetos antes mencionados presentó contestación de la demanda².

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Mediante auto de 24 de mayo de 2016 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que, en el término de diez días, presentaran sus alegatos de conclusión.

Conforme consta en el oficio secretarial que obra a folio 180 del expediente, ninguna de las partes se pronunció en esta etapa procesal.

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

² A folio 52 obra la notificación personal surtida al Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa ante esta Sección. Del mismo modo, a folios 68 y 69 obra la noticiación personal de la sociedad PM GROUP

S.P.A. realizada por el Vicecónsul de Colombia en Milán en cumplimiento del exhorto librado. Finalmente, a folio 151 del expediente obra la notificación por aviso surtida a la Superintendencia de Industria y Comercio.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 373-IP-2015³, en la que se expusieron los antecedentes del proceso, incluyendo los hechos y argumentos de la demanda.

A juicio de dicha Corporación, para el asunto resulta pertinente la interpretación de los artículos 136 literal d) y 146 párrafos 1 y 2 de la Decisión 486 de 2000, conforme fue solicitada. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones:

“PRIMERO: Por el principio de Primacía del Derecho Comunitario Andino, el mismo goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional. En este marco, en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, también prevalece el Derecho Comunitario Andino.

En el presente caso, corresponde a la Sala Consultante atender a los criterios que se esbozan en la presente Interpretación Prejudicial, tomando en consideración la prevalencia del Derecho Comunitario Andino sobre las demás normas nacionales.

SEGUNDO: La prohibición de registro contemplada en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 establece que denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero.

La Sala Consultante, al momento de resolver el proceso, deberá verificar si la conducta reprochada se subsume o no en el supuesto contemplado en el literal d) del artículo 136.

TERCERO: De conformidad con los artículos 146 de la Decisión 486, quien se considere con legítimo interés presentará oposición fundamentada a dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los (30) días siguientes a su publicación, la norma comunitaria al usar el término “oposición fundamentada” se está refiriendo una oposición que contenga todas las pruebas necesarias destinadas a demostrar su legítimo interés en la presentación de su oposición. Tan importante resulta este tema, que el artículo 146 en su segundo parágrafo concede a la parte interesada la posibilidad de pedir un plazo adicional de treinta (30) días para presentar las pruebas que sustenten su interés legítimo en la presentación de su oposición. El legítimo interés será calificado como tal por la Oficina Nacional Competente.”

³ Folios 172 a 177 del expediente.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del CCA y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019⁴, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

Los actos acusados y su fundamento

Se solicita en este proceso la nulidad de la Resolución 1621 de 25 de enero de 2012, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial revocó la Resolución 24804 de 10 de mayo de 2011, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad PM GROUP S.P.A. y negó el registro como marca mixta de «PM GROUP S.P.A.» solicitada por la sociedad Transnevada Limitada para identificar servicios comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

Revisado el acto administrativo acusado, se advierte que los fundamentos de la decisión adoptada corresponden a los siguientes:

“1.2. Concepto

La función principal de los signos distintivos, es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. Es por ello, que los signos deben ser lo suficientemente distintivos y no deben ser engañosos, confundiendo de ese modo al consumidor acerca de aspectos que sugieran la calidad, composición, procedencia o aptitud para el empleo de los productos o servicios que se pretendan amparar.

Debe entenderse que existe engaño cuando el signo genera en la mente del consumidor una distorsión de la realidad respecto de las características del producto o servicio distinguido, siendo entonces necesario proceder a la protección del interés general del público consumidor negando la protección sobre este tipo de conjuntos marcarios.

Así las cosas, para determinar si una marca es engañosa, es preciso relacionar el signo solicitado con los productos o servicios a distinguir,

⁴ Reglamento Interno del Consejo de Estado.

apreciar esta relación que surge entre el signo y los productos o servicios, para concluir si la información otorgada por la marca genera algún tipo de incongruencia o engaño que pueda afectar al consumidor. Es decir, se pretende que el consumidor confié (sic) en que la información que le proporciona la marca sea correcta y no lo induzca a error o engaño sobre la calidad, composición, procedencia o aptitud para el empleo de los productos o servicios que va a consumir.

Examen de registrabilidad

El signo solicitado en registro como marca es el siguiente:

PM GROUP S.P.A.

La marca pretende identificar en el mercado "servicios de reparación, instalación y mantenimiento de grúas y demás equipos con sistemas de elevación o brazos hidráulicos", productos comprendidos en la clase 37 Internacional.

Aduce el apoderado de la sociedad opositora que el signo solicitado en registro es engañoso en cuanto a la procedencia de los servicios a identificar, como quiera que las siglas S.P.A. se refieren a un tipo societario en Europa y el cual, no se emplea en Colombia.

Al respecto es pertinente indicar, que el signo solicitado PM GROUP S.P.A. es asumido por el consumidor como un signo complejo, conformado por las iniciales PM, por la palabra evocativa de grupo "GROUP" y por la sigla S.P.A., la cual en momento alguno es asumido por el consumidor medio colombiano como un tipo societario de un país en particular, sino simplemente como una sigla o una combinación caprichosa y particular de letras.

Por lo anterior, resulta evidente que el signo solicitado en registro no induce al consumidor a error respecto de la procedencia de los servicios a distinguir, por lo cual, el signo solicitado en registro no está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literal i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Irregistrabilidad por vínculo anterior

Norma

El artículo 136 literal d) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece que no pueden ser registrados signos como marca, cuyo uso en el comercio afectara de manera indebida un derecho de un tercero cuando "Sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un

representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada

por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero.”

Concepto

Para la aplicación de la causal transcrita es requisito sine qua non que se presenten los siguientes supuestos:

Que el signo solicitado sea idéntico o similar a un signo protegido en el país Miembro o en el extranjero.

Que de permitir el registro solicitado se genere riesgo de confusión y, El articulo 136 literal d) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece que no pueden ser registrados signos como marca, cuyo uso en el comercio afectara de manera indebida un derecho de un tercero cuando "Sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país Miembro o en el extranjero."

a) Que el signo solicitado sea idéntico o similar a un signo protegido en el país Miembro o en el extranjero.

c) Que el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular de dicho signo protegido en el país Miembro o en el extranjero.

La causal de irregistrabilidad en estudio nace principalmente para evitar el aprovechamiento, a título personal, que intentan obtener indebidamente los representantes o distribuidores en razón a los contratos que suscriben con sociedades extranjeras, materializándose, en muchos casos, en la obtención de una marca a escondidas del titular de la misma en otro país con el cual se mantiene o se mantenía una relación comercial

(…)

Caso concreto

A efectos de dar aplicación a la causal alegada por la sociedad opositora y aquí recurrente, este Despacho debe verificar que se configuren los siguientes supuestos: i) Vínculo previo entre el solicitante y el opositor Demostrar ii) la titularidad de la marca en un país miembro o en el extranjero, iii) Identidad o semejanza entre los signos.

A efecto de probar los supuestos anteriormente señalados la sociedad opositora PM Group S.P.A aportó los siguientes documentos:

Cadena de correos electrónicos que dan cuenta de comunicaciones entre las sociedades Transnevada Ltda. y PM Group S.P.A, en uno de los cuales la (sic) productos fabricados por PM Group S.P.A y dan

cuenta de las relaciones comerciales sostenidas entre el año 2006 y el 2009.

Copia de cuarenta y cuatro (44) facturas expedidas por la sociedad PM Group S.P.A, a la sociedad Transnevada Ltda., durante el periodo comprendido entre el 08 de mayo de 2003 y el 09 de diciembre de 2008.

Copia de reporte de la Oficina de Marcas y Diseños de la Unión Europea en la que consta el registro de la marca comunitaria PM a nombre de la sociedad PM Group S.P.A.

Vinculación anterior

Encuentra esta Delegatura que los correos electrónicos allegados al expediente aunados a las facturas aportadas con el recurso de reposición, dan cuenta de que en efecto la sociedad solicitante Transnevada Ltda., sostuvo relaciones comerciales con la sociedad PM Group S.P.A, al haber comprado, distribuido y vendido grúas y sus repuestos a la sociedad opositora, desde al menos el año 2003 hasta el año 2009.

En efecto, el material probatorio existente permite constatar la existencia de una sociedad de origen extranjero, cuyas actividades se desarrollan en Italia, actuando como exportadora de grúas y sus repuestos, como dan cuenta los correos electrónicos, el certificado de existencia y representación de la sociedad opositora y las facturas expedidas a la sociedad por la opositora a la sociedad Transnevada Ltda.

Por lo tanto, se encuentra probado el primer de los supuestos exigidos por la norma andina.

Titularidad de la marca en el país miembro o en el extranjero

De otro lado, la sociedad opositora logró probar que cuenta con el registro de la marca comunitaria PM (mixta), con certificado de registro No. 271283, emitido por la OAMI, para identificar productos comprendidos en las clases 7 y 12, vigente hasta el 22 de septiembre de 2016, tratándose de una marca que goza de protección en el extranjero.

Identidad o semejanza entre los signos

Observa este Despacho que el signo solicitado en registro reproduce a la marca PM, constituyendo precisamente, la combinación caprichosa de las

letras PM y su prepresentación (sic) gráfica los elementos predominantes en el signo solicitado en registro.

Ahora bien, en lo que corresponde a los productos que la marca registrada PM ampara, frente a los servicios solicitados por el signo objeto de estudio PM GROUP S.P.A, la Delegatura debe hacer claridad de que, pese a que los signos no están ubicados dentro de la misma clase del nomenclador internacional, el artículo 136 literal d) indica que "dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación", permitiendo establecer si entre los mismos existe relación competitiva, lo cual ocurre en el presente caso, como quiera que los servicios que pretende identificar el signo solicitado en registro, esto es: "servicios de reparación, instalación y mantenimiento de grúas y demás equipos con sistemas de elevación o brazos hidráulicos, comprendidos en la clase 37 internacional, tienen por objeto la reparación, instalación y mantenimiento de los productos identificados por la marca comunitaria, como son las "Grúas (aparatos de elevación); cabrias; polipastos; montacargas; aparatos de elevación", productos incluidos en la clase 7ª Internacional, compartiendo por lo tanto los mismos canales de comercialización y publicitad (sic).

Por lo anterior, la Delegatura considera que la marca objeto de la solicitud resulta irregistrable puesto que con ella se puede causar un perjuicio al titular del signo distintivo en la Comunidad Europea y en últimas, afectar al consumidor, motivos por los cuales la solicitud objeto de estudio está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de Comunidad Andina, siendo necesario entrar a revocar el acto recurrido”. (Resaltados de la Sala).

Objeto de la controversia

Corresponde a la Sala examinar si es nulo el acto que deniega el registro de un signo tras concluir, de acuerdo con las pruebas aportadas por el opositor, que el signo solicitado se encontraba incurso en causal de irregistrabilidad, si dicho opositor en el trámite administrativo: (i) actuó por intermedio de un apoderado que no contaba con poder especial sino con uno general que no fue otorgado mediante escritura pública; (ii) no aportó algunas de las pruebas con la oposición ni dentro del plazo de 30 días adicional que puede otorgar la Administración, sino con los recursos que interpuso contra la decisión inicial; (iii) presentó el referido poder y las pruebas que sustentaban sus argumentos en idioma extranjero, sin traducción oficial; (iv) como prueba de la titularidad de la marca aportó la impresión mecánica de una página de internet sin autenticación del cónsul o agente diplomático competente y (v) aportó reproducciones mecánicas de correos electrónicos, que no permiten corroborar que hubieran sido conservadas en el formato en el que fueron generadas.

El análisis de fondo del asunto

De la legitimación del apoderado de la sociedad opositora para intervenir en el procedimiento administrativo

En el asunto bajo examen, la sociedad PM GROUP S.P.A. presentó oposición en la actuación administrativa adelantada bajo el expediente número 10-074582, actuando por intermedio del abogado Mauricio Jaramillo C. Para el efecto, el referido profesional invocó el poder obrante en el expediente administrativo núm. 10-109800. Por su parte, la SIC señaló, desde la Resolución 24804 de 28 de julio de 2011, que tales actuaciones habían sido presentadas con el lleno de los requisitos legalmente establecidos y por tal razón se pronunció sobre los fundamentos jurídicos de la oposición.

En criterio de la demandante, con dicha actuación la SIC desconoció las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Civil (artículo 65 y 260) y la Resolución 2201 de 1997 del Ministerio de Relaciones Exteriores (artículos 8 y 9) sobre la validez de los poderes y los documentos extendidos en idioma distinto al castellano por dos razones: la primera, porque el poder invocado por el abogado Mauricio Jaramillo C. era un poder general que no fue otorgado mediante escritura pública como correspondía; y la segunda, porque el documento no contaba con traducción oficial.

Ahora bien, obra en el expediente copia del documento mediante el cual Luici Fucili, director general de PM GROUP S.P.A., confiere poder al abogado Mauricio Jaramillo Campuzano y otros dos profesionales, en los siguientes términos:

“[…] para que en obedecimiento a lo dispuesto por el parágrafo 1º del artículo 543 del Código de Comercio, el primero como principal y los demás como suplentes, actúen en su orden, como mis (nuestros) representantes en todos los asuntos de propiedad industrial con la facultad para recibir

notificaciones y nombrar apoderados judiciales y extrajudiciales. […]

Además, confiero (conferimos) poder a los abogados para obtener la protección de mi (nuestra) propiedad industrial y contra la competencia desleal, a cuyo efecto autorizo(amos) a los dichos apoderados para que me (os) representen ante cualquiera entidades o personas que ejerzan o no jurisdicción, especialmente ante las del orden administrativo, contencioso- administrativo y judicial […]”⁵. (Subrayas de la Sala).

El citado documento fue aportado en idioma italiano, junto con su traducción simple al idioma español, y en él consta la certificación de la cual se entiende haber sido autenticado ante notario inscrito en el colegio notarial de Módena, Italia, quien manifestó dar fe de la existencia de la compañía, su domicilio y de que quien otorgó el poder contaba con las facultades para ello.

Conforme lo anterior, la Sala destaca, en primer lugar, que el poder analizado fue conferido en los términos del parágrafo 1º del artículo 543 del Código de Comercio, que señala:

“ARTÍCULO 543. <CONTENIDO DE LA SOLICITUD DE PATENTE>. La

solicitud de patente deberá presentarse a la Oficina de Propiedad Industrial y contendrá:

[…]

PARÁGRAFO 1o. En caso de que el solicitante resida fuera del país designará un representante en Bogotá con facultades de recibir notificaciones y nombrar apoderados judiciales o extrajudiciales. Asimismo indicará la dirección de dicho representante.

[…]”.

En ese orden, es claro que la atribución conferida por el director general de PM GROUP S.P.A. al abogado Jaramillo Campuzano en realidad consistió en la designación del profesional como el representante en Colombia de dicha sociedad para los asuntos relativos a la propiedad industrial. Así las cosas, el documento analizado tiene un alcance superior al que tendría un acto de apoderamiento para el ejercicio de la representación de la sociedad al interior de un proceso judicial.

⁵ Página 10 del anexo núm. 3.

De igual manera, la Sala considera que el poder aportado por el tercero con interés al momento de presentar la oposición al registro marcario se encontraba acorde con lo establecido en el literal c) del artículo 167 del Decreto 19 de 2012⁶, el cual establece que los poderes aportados en los trámites administrativos relacionados con propiedad industrial podrán otorgarse mediante documento privado y referirse a todas las solicitudes y/o registros existentes o futuros que involucren al poderdante.

Por ende, las reglas señaladas en el artículo 65 del CPC, conforme las cuales “los poderes generales para toda clase de procesos […] sólo podrán conferirse por escritura pública”, no resultan pertinentes en el análisis sobre la validez del documento que respaldó la intervención de la sociedad PM GROUP S.P.A. en el trámite administrativo que concluyó con la resolución demandada, toda vez que aquellas regulan lo relativo a actos de apoderamiento en el escenario de procesos judiciales.

Aunado a lo anterior, debe destacarse que, contrario a lo afirmado por la demandante, la designación efectuada por el director general de PM GROUP S.P.A. corresponde a un mandato especial en los términos del artículo 2156 del Código Civil⁷, en tanto las facultades atribuidas se circunscriben a las actuaciones relativas a “los asuntos de propiedad industrial”.

Ahora, en segundo lugar, la Sala advierte que le asiste razón a la parte demandante en tanto en el expediente no consta la traducción elaborada por traductor o intérprete oficial reconocido por el Ministerio de Relaciones

⁶ ““Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. (…) ARTÍCULO 167. Trámites administrativos relacionados con propiedad industrial. En los trámites administrativos relacionados con propiedad industrial, se tendrán en cuenta las siguientes disposiciones: (…) c. Los poderes no requerirán presentación personal, podrán otorgarse mediante documento privado y referirse a una o más solicitudes identificadas en el poder, o a todas las solicitudes y/o registros existentes o futuros del titular que otorgue el poder. En todo caso, la facultad de desistir de la solicitud en trámite o de renunciar al derecho otorgado debe estar expresamente consagrada en el poder.”

⁷ “Artículo 2156. Si el mandato comprende uno o más negocios especialmente determinados, se llama especial; si se da para todos los negocios del mandante, es general; y lo será igualmente si se da para todos, con una o más excepciones determinadas. […]”.

Exteriores del acto de designación del abogado Jaramillo Campuzano como representante en Colombia de la sociedad PM GROUP S.P.A. Sin embargo, esa circunstancia no deviene en la invalidez de dicho documento respecto del trámite administrativo, comoquiera que las exigencias que al respecto impone el artículo 260 del CPC, en concordancia con los artículos 8 y 9 de la Resolución 2201 de 1997, se exigen para efectos de que “los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba”.

En tal sentido, se advierte que el artículo 8 de la Decisión 486 de 2000 prescribe que “los documentos que se tramiten ante las oficinas nacionales competentes deberán presentarse en idioma castellano” o “deberá acompañarse una traducción simple en dicho idioma”, requisito que, como se dijo, cumplió el poder aportado por PM GROUP S.P.A. durante el trámite administrativo.

Con todo, el documento que se analiza no constituye prueba de las pretensiones perseguidas por la sociedad PM GROUP S.P.A. en la actuación administrativa, las cuales se encontraban encaminadas a que se negara el registro del signo solicitado por la demandante. Por el contrario, el acto de designación del representante de la sociedad para asuntos de propiedad industrial constituye un documento demostrativo de las condiciones de representación de la sociedad en un trámite administrativo, por lo que no había lugar a exigir, respecto de este, los requerimientos necesarios para que pudiera apreciarse como una prueba de las pretensiones que aquella perseguía.

De los documentos aportados en idioma extranjero como prueba de los fundamentos de la oposición

Con la oposición presentada en la actuación administrativa y con el fin de acreditar la existencia de una marca idéntica o similar protegida en el exterior y dar cumplimiento al primer presupuesto del literal d) del

artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, PM GROUP S.P.A. allegó la reproducción mecánica de la página http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_Result_NoReg, en la que constan las condiciones de registro de la marca mixta PM en la oficina de registros de la Unión Europea (The Trade Marks and Designs Registration Office of the European Union). Este documento se encuentra en idioma inglés⁸.

En criterio de la demandante, los documentos aportados en la actuación administrativa no podían ser valorados por la SIC, comoquiera que fueron extendidos en idioma distinto al castellano y no se aportó su traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante un intérprete o traductor oficial inscrito, como lo ordena el artículo 260 del CPC⁹.

De acuerdo con lo anterior, para poder analizar el cargo planteado por el demandante, la Sala debe acudir en primer lugar al artículo 8 de la Decisión 486 de 2000, en el cual se establece las condiciones para que sean aceptados los documentos allegados a las actuaciones administrativas en idioma diferente al castellano, así:

“Artículo 8.- Los documentos que se tramiten ante las oficinas nacionales competentes deberán presentarse en idioma castellano. En caso contrario, deberá acompañarse una traducción simple en dicho idioma. Sin embargo, la oficina nacional competente podrá dispensar de la presentación de traducciones de los documentos cuando así lo considere conveniente”. (Subrayás de la Sala).

Ahora bien, es importante traer a colación lo manifestado por el Tribunal Andino en la IP 229-IP-2020, que al interpretar la anterior disposición explicó lo siguiente:

⁸ Folios 35-36 del anexo núm. 2.

⁹ ARTÍCULO 260. DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO. <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 119 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba, se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez; en los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados directamente.

“4.3. Los documentos que se presenten ante las oficinas nacionales competentes deben estar en idioma castellano; o de estar en otro idioma, el interesado deberá acompañar una traducción simple en castellano. Sin embargo, la última parte del Articulo 8 de la Decisión 486 faculta (potestad) a la oficina nacional competente a recibir documentos en un idioma diferente al castellano si ella lo considera conveniente o pertinente

La conveniencia o pertinencia responde a criterios de razonabilidad y economía procesal y siempre en el marco del respeto del derecho al debido proceso, por lo que de ninguna manera la aceptación de documentos en un idioma distinto al castellano puede generar una limitación del derecho de defensa de la otra parte procesal.

Si la autoridad advierte que todas las partes procesales en conflicto, por el tipo de relaciones comerciales en las que están involucradas, conocen perfectamente, por ejemplo, el idioma inglés, puede aceptar que presenten documentos en dicho idioma, pero tiene la carga de efectuar la correspondiente traducción si es que va a citar tales documentos de manera total o parcial en el acto administrativo que expida. Así, tratándose de la probanza del uso de una marca, puede aceptar facturas o contratos redactados en inglés, pero al mencionar estos documentos en su resolución, la oficina nacional competente debe citarlos en castellano (español), pues el acto administrativo que se expida debe estar redactado en castellano. En consecuencia, si, por ejemplo, para acreditar el uso de la marca va a resumir el contenido de un contrato redactado en inglés o citar la parte pertinente de una factura emitida en inglés, dicha oficina consignará en su resolución el resumen o la cita pertinente en castellano.

La última parte del Articulo 8 de la Decisión 486 busca evitar que las partes incurran en costos innecesarios en la tramitación de los procedimientos Así, por ejemplo, asumamos que el titular de la marca tiene en su poder 1000 facturas emitidas en inglés que demostrarían, en su opinión, el uso de la marca, y el solicitante de la cancelación del registro marcario por la presunta falta de uso del signo distintivo es una empresa multinacional con operaciones en diversos países del mundo que utiliza con frecuencia el idioma inglés en sus transacciones. En este ejemplo, sería oneroso exigirle al titular del registro marcario que traduzca las 1000 facturas, pues la otra parte procesal, la empresa multinacional, tiene la capacidad de entender el contenido de tales comprobantes de pago. En cualquier caso, la oficina nacional competente, al mencionar las facturas en su resolución, debe hacerlo en castellano.”

Así mismo, el Tribunal Andino en la IP - 552-IP-2015 al interpretar la citada disposición señaló lo siguiente:

1. Como el SENAPI sostuvo que se presentaron copias simples y en idioma extranjero sin cumplir con las previsiones del artículo 8 de la Decisión 486, se abordará el tema planteado reiterando los antecedentes jurisprudenciales sobre la materia.
2. De conformidad con el artículo 8 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, los documentos que se tramiten ante las oficinas nacionales competentes deberán presentarse en idioma castellano. Si dichos documentos estuviesen en idioma extranjero, el solicitante deberá acompañar una traducción simple al idioma castellano para que la oficina

los pueda evaluar, es decir, una traducción sin legalizaciones o aprobaciones especiales. Es muy importante tener en cuenta que tanto el documento original como la traducción deben ser legibles, ya que de lo contrario la oficina competente no los podría examinar correctamente.

3. No obstante lo anterior, si la oficina lo considera pertinente, podrá exonerar al solicitante de la presentación de las mencionadas traducciones.
4. En consecuencia, todos los documentos que se presenten sobre la base de los artículos 138 y 139 de la Decisión 486, deben constar en castellano o con su respective traducción de conformidad con lo previamente anotado. Sin embargo, como los requisitos formales para presentación y legalización de los documentos no están regulados por la normativa comunitaria andina, en virtud del principio de complemento indispensable se deberá atender a las normas previstas por el país miembro respectivo para estos eventos. (…)

De lo desarrollado por el Tribunal Andino se advierte que por regla general los documentos que se presenten en idioma diferente al castellano deben venir con una traducción simple a esté idioma y, excepcionalmente las oficinas nacionales, en este caso la SIC, podrá estudiar el documento en idioma extranjero diferente al castellano aportado como prueba siempre y cuando en el acto administrativo se pueda advertir que: i) todos los intervinientes en el proceso administrativo manejan el idioma extranjero en el cual está escrito el documento a la perfección, ii) se analice la conveniencia o pertinencia del estudio del documento en idioma extranjero con base en la razonabilidad y economía procesal y siempre en el marco del respeto del derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, iii) efectué la correspondiente traducción si es que va a citar tales documentos de manera total o parcial para sustentar su decisión.

De conformidad con lo anterior, se advierte que dentro del proceso administrativo la sociedad PM GROUP S.P.A. (como opositor) allegó la reproducción mecánica de la página http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_Result_NoReg, en la que constan las condiciones de registro de la marca mixta PM en la oficina de registros de la Unión Europea (The Trade Marks and Designs Registration Office of the European Union), en idioma inglés y no aportó la traducción simple que establece la norma comunitaria citada supra y, a pesar de ello, la SIC tuvo dicho documento como prueba

fundamental para tener por acreditado la existencia de un registro protegido en el extranjero.

Ahora bien, es importante en este punto revisar el acto administrativo acusado con el fin de poder determinar cuál fue el fundamento utilizado por la SIC para relevar al opositor marcario de la obligación de allegar la traducción simple del documento aportado y proceder a darle valor probatorio, así:

“ii) Titularidad de la marca en el país miembro o en el extranjero

^{De otro} lado, la sociedad opositora logroì probar que cuenta con el registro de la ^{marca comunitaria PM} (mixta), con certificado de registro No. 271283, emitido por la ^{OAMI, para identificar} productos comprendidos en las clases 7 y 12, vigente hasta el 22 de septiembre de 2016, ^{tratándose de una marca que goza de} protección en el ^extranjero.

(…)

Observa este Despacho que el signo solicitado en registro reproduce a la marca PM, constituyendo precisamente, la combinación caprichosa de las letras PM y su representación gráfica los elementos predominantes en el signo solicitado en registro.

Ahora bien, en lo que corresponde a los productos que la marca registrada PM ampara, frente a los servicios solicitados por el signo objeto de estudio PM GROUP S.P.A., la Delegatura debe hacer claridad de que pese a que los signos no están ubicados dentro de la misma clase del nomenclador internacional, el artículo 136 literal d) indica que "dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación", permitiendo establecer si entre los mismos existe relación competitiva, lo cual ocurre en el presente caso, como quiera que los servicios que pretende identificar el signo solicitado en registro. esto es: - servicios de reparación, instalación y mantenimiento de grúas y demás equipos con sistemas de elevación o brazos hidráulicos", comprendidos en la clase 37 internacional, tienen por objeto la reparación, instalación y mantenimiento de los productos identificados por la marca comunitaria, como son las "Grúas (aparatos de elevación); cabrias; polipastos; montacargas; aparatos de elevación", ^{productos incluidos en la clase 7' Internacional,} compartiendo ^{por lo tanto los} mismos canales de comercialización y publicitad.

Por lo ^{anterior, la Delegatura considera que la marca objeto de la solicitud resulta} irregistrable ^{puesto que con ella se puede causar un perjuicio al titular del signo} distintivo en la ^{Comunidad Europea y en últimas, afectar al consumidor, motivos por}  los  ^{cuales  la  solicitud  objeto  de  estudio  esta} ì  ^{comprendida  en  la causal de} irregistrabilidad establecidas en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, siendo necesario entrar a revocar el acto recurrido.”¹⁰

¹⁰ Páginas 12 y 13 de la demanda que se encuentra en el índice 47 del Sistema de Gestión Documental - SAMAI

Como se puede observar de la anterior trascripción es claro que la SIC al momento de proferir el acto acusado no hizo un análisis del documento que fue aportado en idioma diferente al castellano para que fuera tenido como válido dentro de la actuación administrativa, así como tampoco argumentó los motivos por los cuales relevaba al opositor de la presentación de la traducción simple del mismo, lo cual resultaba indispensable en atención a que fue con dicho documento que la SIC encontró acreditado que la marca del opositor gozaba de protección en el extranjero y fundamentó la negación del signo solicitado.

A este respecto, la norma andina es clara en señalar que por regla general los documentos en idioma extranjero deben estar acompañados de una traducción simple para que sean tenidos en cuenta como pruebas dentro de la actuación administrativa y que excepcionalmente se podría relevar del cumplimiento de la traducción simple, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas por el Tribunal Andino.

Ahora bien, la Sala considera necesario precisar que el requisito de aportar una traducción simple cuando se alleguen documentos de prueba en idioma diferente al castellano en los trámites de propiedad industrial que establece la norma andina¹¹ es un requisito mínimo y, por lo tanto, es deber de la SIC como entidad competente de realizar el estudio de registrabilidad o patentabilidad y de la procedencia de sus oposiciones de velar por su estricto cumplimiento y más aún cuando con base en dichos documentos se fundamenta primordialmente las decisiones que se vayan a adoptar.

Acorde con lo anterior la SIC al momento de realizar el estudio de registrabilidad o patentabilidad podría solicitar que los documentos que se alleguen en idioma diferente al castellano cuenten con una traducción

¹¹ Artículo 8 de la Decisión 486 de 2000

oficial para que puedan ser tenidos en cuenta en el trámite administrativo, lo cual no sería una solicitud desproporcionada, en atención a que, en los temas de propiedad industrial no solamente están en conflicto intereses particulares, sino que está envuelto el interés público.

Al respecto esta Sala¹² ha manifestado que:

“Por su parte, el artículo 8º de la Decisión 486 dispone que los documentos en idioma extranjero deberán acompañarse de su traducción respectiva al idioma castellano, pero que la oficina nacional competente tiene la facultad de relevar de tal traducción cuando estime que puede analizarlos sin la traducción al idioma castellano.

Frente a este asunto, debe puntualizarse que la no valoración de los documentos allegados en idioma distinto al castellano que carecen de la respetiva traducción oficial no puede ser calificada como una exigencia desproporcionada, sino como el debido cumplimiento de un mandato legal, conforme lo precisó la Sección Primera en la sentencia de 6 noviembre de 2020¹³, al sostener:

“[…] La Sala considera que no le asiste la razón a la parte demandante, toda vez que la decisión, de la parte demandada, referente a la no valoración de los documentos allegados en idioma distinto al castellano que carecieren de la respetiva traducción oficial, tuvo sustento legal en los artículos 8 de la Decisión 486 y 260 del Código de Procedimiento Civil, por lo que contrario sensu, no puede ser calificada dicha decisión como una exigencia desproporcionada, sino como el debido cumplimiento de un mandato legal […]” (Negrillas agregadas por la Sala en esa oportunidad)

En ese orden, el documento aportado como prueba correspondiente al registro de la marca mixta PM en la oficina de registros de la Unión Europea a favor del opositor debió ser aportado junto con la copia simple de la traducción al castellano de conformidad con lo establecido por el citado artículo 8.

Entonces, si bien al demandante no le asistió la razón al señalar que las pruebas debían contar con traducción oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, sí es cierto que, conforme con la norma comunitaria, estos por

¹² Sentencia del 23 de septiembre de 2021, consejera ponente: Nubia Margoth Peña Garzón, radicación: 11001-03-24-000-2012-00029-00.

¹³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de noviembre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020110002800.

lo menos debían contar con una traducción simple, presupuesto que no cumplió PM GROUP S.P.A. al momento de radicar la oposición al registro marcario ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Ahora bien, es importante señalar que la SIC, independientemente de que se presenten oposiciones o no, debe realizar el examen de registrabilidad de forma oficiosa, integral, motivada y de manera autónoma de las decisiones expedidas por otras oficinas de registro marcario, en atención a que el resultado del examen de registrabilidad, debe obedecer a los supuestos de hecho específicos de cada caso, a las pruebas debidamente aportadas que obran en cada trámite y atendiendo el marco normativo de la comunidad andina, tal y como lo señaló el Tribunal Andino en la IP 289-IP-2022:

“5.5. La oficina nacional competente realiza el examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina. Esto en razón a que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. Lo señalado no supone que la oficina no tenga limites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada traìmite.” (subrayás y resaltado de la Sala)

De acuerdo con lo expuesto, la Sala evidencia que la resolución 1621 de 25 de enero de 2012, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro del signo «PM GROUP S.P.A.» (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Transnevada Limitada se encuentra viciada de nulidad porque se fundamentó¹⁴ para acreditar el primer presupuesto del literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, esto es, que sea idéntica o se asemeje a un signo distintivo de un

¹⁴ El vicio de falsa motivación se presenta cuando la sustentación fáctica del acto carece de veracidad o de coherencia entre el hecho y el supuesto de derecho; es decir, o no es cierto lo que se afirma en las razones de hecho, o no hay correspondencia entre tales razones y los supuestos de derecho que se aducen para proferir el acto. La falsa motivación plantea para el juzgador un problema probatorio, de confrontación de dos extremos, como son lo dicho en el acto y la realidad fáctica atinente al mismo, con miras a comprobar la veracidad.

tercero protegido en el extranjero, en una prueba que no podía ser tenida en cuenta en la actuación administrativa puesto que se encontraba en idioma extranjero y de esta no se aportó la traducción simple, situación que hacía improcedente la negativa de concesión del registro marcario objeto del presente litigio.

A este respecto, debe recordarse que la validez del acto administrativo también depende de que los motivos por los cuales se expide sean ciertos, pertinentes y tengan el mérito suficiente para justificar la decisión que mediante el mismo se haya tomado. Es decir, que correspondan a los supuestos de hecho y de derecho jurídicamente necesarios para su expedición, y que se den en condiciones tales que hagan que deba preferirse la decisión tomada y no otra.

Se trata de un requisito material, en cuanto depende de la correspondencia de lo que se aduzca en el acto administrativo como su motivo o causa, con la realidad jurídica y/o fáctica del caso.

Por las razones anteriores, la Sala considera que al no encontrarse acreditado con prueba idónea la propiedad de una marca protegida en el extranjero previamente registrada de un tercero que se pudiera ver afectado por el signo solicitado, no hay lugar a analizar los demás supuestos que exige la configuración de la causal prevista en el literal d) del artículo 136, esto es, la identidad o semejanza entre los signos y que quien solicitó el registro sea o haya sido un representante, distribuidor o persona expresamente autorizada por el titular. Ello, por cuanto no se probó de manera idónea la existencia de un signo protegido en el extranjero, de manera que no se encuentra acreditado el primer supuesto de irregistrabilidad del literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En consecuencia, la Sala accederá a las pretensiones de la demandante en el sentido de declarar la nulidad de la Resolución 1621 de 25 de enero

de 2012, por medio de la cual se revocó la decisión contenida en la Resolución 24804 de 10 de mayo de 2011, proferida por la SIC, y se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad PM GROUP S.P.A.

Por consiguiente, a título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca «PM GROUP S.P.A.» (Mixta), para distinguir “servicios de reparación, instalación y mantenimiento de grúas y demás equipos con sistemas de elevación o brazos hidráulicos”, comprendidos en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Transnevada Limitada y expedir el certificado correspondiente.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución 1621 de 25 de enero de 2012, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la decisión contenida en la Resolución 24804 de 10 de mayo de 2011, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca «PM GROUP S.P.A» (mixta) a favor de la sociedad Transnevada Limitada, para distinguir “servicios de reparación, instalación y mantenimiento de grúas y demás equipos con sistemas de elevación o brazos hidráulicos”, comprendidos en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

TERCERO: ORDENAR a la SIC publicar la parte resolutiva de esta

providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES    OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.