CONCEPTO 450733 DE 2023
(noviembre)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Bogotá D.C., noviembre 2023
| Asunto: | Radicación: | 23-450733 |
| Trámite: | 113 | |
| Evento: | 0 | |
| Actuación: | 440 | |
| Folios: | 18 | |
Reciba cordial saludo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, “por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, fundamento jurídico sobre el cual se funda la consulta objeto de la solicitud, procede la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a emitir un pronunciamiento, en los términos que a continuación se pasan a exponer:
1. OBJETO DE LA CONSULTA
De conformidad con su comunicación, el objeto de la consulta es el siguiente:
“1. Como ciudadana solicita que con base en este texto se verifique la confusión y los presuntos actos de competencia desleal, para que se cancele el registro o bien se ordene una amonestacion pues no es posible que los campesinos productores de panelas que demas esta avertir son lo que menos gana en la cadena productiva ahora deba soportar otra carga impuesta de manera arbitraria y amparada por la SIC:
Segun ellos
2. Que se verifique de fondo por que el registro es de cargon NO DE PRODUCTOS PANELEROS pero que además por la costumbre y la ley es una denominación de origen. PANELAS LA VILLETANA, y que nadie puede de manera fraudulenta registrarlo en otra clase e impedirnos su comercialización como impresion.
3 que no se permite un acto de confusión pues la clase de carton difiere sustancialmente de la comercialización de productos de panela.
4. por último y para garantizar o evitar que mi cliente deba asumir erogaciones con base en lo pedido que la cita que solicite a esta jurisdicción se adelantada y que se verifique lo que estoy solicitando en la presente de manera primigenia.”
2. CUESTIONES PREVIAS
2.1. Respecto de la competencia de la Oficina Jurídica de la SIC
De conformidad con el numeral 2 del artículo 7 del Decreto 4886 de 2011, es función de la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio la de:
'"2. Absolver las consultas que en materia jurídica hagan el público en general y las dependencias de la entidad, en los temas de competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo o la norma que lo modifique o sustituya."
En consecuencia, es necesario establecer si el objeto de su petición está relacionado con alguna de las competencias que ejerce la Superintendencia de Industria y Comercio.
2.2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de Propiedad Industrial
La Superintendencia de Industria y Comercio, funge como administradora del Sistema Nacional de Propiedad Industrial y como Oficina Nacional Competente en la materia, tal y como se dispone en el numeral 51 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011 modificado por el Decreto 092 de 2022, así como en el artículo 273 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina (esta norma constituye el régimen común en materia de Propiedad Industrial aplicable en Colombia).
Ahora bien, en ejercicio de dicha facultad, la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Delegatura para la Propiedad Industrial y el Despacho del Superintendente de Industria y Comercio, lleva a cabo las siguientes funciones:
- Llevar el registro, tramitar y decidir las solicitudes de registro, depósito, declaración o reconocimiento (según sea el caso) de Signos Distintivos y Nuevas Creaciones, es decir, de marcas, lemas, enseñas y nombres comerciales, denominaciones de origen, patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, esquemas de trazado de circuitos integrados y diseños industriales, así como tramitar las demás actuaciones posteriores al registro (como afectaciones o modificaciones).
- Decidir sobre las licencias, cancelaciones y caducidades (según sea el caso) sobre los Signos Distintivos y Nuevas Creaciones referenciados anteriormente.
- Decidir las solicitudes de revocatoria directa, así como los recursos que se presenten en contra de las resoluciones por medio de las cuales se conceden o niegan el registro, depósito o declaración y reconocimiento (según sea el caso) de los Signos Distintivos y Nuevas Creaciones referenciadas anteriormente.
Por otra parte, la Delegatura también cuenta con el Grupo del Centro de Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial (“CIGEPI”), que, entre otras funciones, presta un servicio gratuito de orientación en materia de Propiedad Industrial. Se aclara que se trata de un servicio meramente orientativo y no de asesoría en la materia.
De conformidad con lo anteriormente anotado, procederá esta Oficina a absolver su consulta, en el marco de sus competencias.
3. CONSIDERACIONES
Previo a dar respuesta a su consulta, es pertinente precisar que a través de este medio la respuesta emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio no es de obligatorio cumplimiento o ejecución(1) como tampoco una decisión o pronunciamiento que dirima situaciones de carácter particular. Una lectura en sentido contrario implicaría una flagrante vulneración del debido proceso como garantía constitucional. Al respecto, la Corte Constitucional ha indicado:
"Los conceptos no constituyen, en principio, una decisión administrativa, es decir, una declaración que afecte la esfera jurídica de los administrados, en el sentido de que se les imponga mediante ellos deberes u obligaciones o se les otorguen derechos.
Cuando se produce a instancia de un interesado, éste queda en libertad de acogerlo o no y, en principio, su emisión no compromete la responsabilidad de las entidades públicas, que los expiden, ni las obliga a su cumplimiento o ejecución”(2)
(...)
"Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho de petición de consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto administrativo. No pueden reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza misma de los conceptos, ellos se equiparán a opiniones, a consejos, a pautas de acción, a puntos de vista, a recomendaciones que emite la administración pero que dejan al administrado en libertad para seguirlos o no."
En ese orden de ideas, esta Entidad no está facultada para pronunciarse sobre aspectos específicos de una consulta o brindar la solución a una controversia que sea vinculante para el solicitante o que afecte a terceros. En consecuencia, mediante las respuestas a las solicitudes que bajo el derecho de petición en su modalidad de consulta se presenten, la Superintendencia únicamente suministra la información y los elementos conceptuales necesarios para que el peticionario halle una solución a su inquietud.
3.1. Respecto de la Propiedad Industrial
La Propiedad Industrial está constituida por aquellas creaciones de la mente que suelen tener alguna utilidad o aplicación en la Industria; así, como veremos, los Signos Distintivos se utilizan para efectos de identificación en el mercado, mientras que las Nuevas Creaciones protegen funcionalidades o apariencias particulares, para que su titular pueda explotarlas por un tiempo determinado y así sacarles un provecho económico.
En línea con su consulta y de acuerdo con las competencias de esta Superintendencia, procederemos a referirnos a la categoría de “Signos Distintivos”, específicamente a lo relacionado con las marcas.
3.2. Sobre los Signos Distintivos
En Colombia, en la categoría de Signos Distintivos, se han incluido a las marcas, los lemas, las enseñas y nombres comerciales y las indicaciones geográficas (denominaciones de origen e indicaciones de procedencia). Algunos de estos signos distintivos se encuentran sujetos a un procedimiento de registro, deposito o protección, el cual administra la Superintendencia de Industria y Comercio.
En particular, pueden constituir marca las palabras o combinaciones de palabras; las letras y los números; los símbolos, imágenes, figuras, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; un color delimitado por una forma o una combinación de colores; la forma de los productos, sus envases o envolturas: o cualquier otro tipo de signo o combinación de éstos, siempre que se trate de un signo susceptible de representación gráfica y apto para identificar productos o servicios en el mercado.
Así entonces, corresponde señalar que el registro de una determinada expresión o signo como marca, deriva de la aplicación del procedimiento de registro de que tratan los artículos 138 a 151 de la Decisión 486 del 2000, norma supranacional que define tanto aspectos sustanciales como procedimentales y que se complementa con las disposiciones contenidas en los Títulos I y X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.
3.3. Sobre las denominaciones de origen
Una denominación de origen es el nombre o indicación de un lugar geográfico, que puede ser un país o región determinada, que designa un producto que por ser originario de dicha región y por los factores naturales y humanos que en ella se presentan, tiene unas características y/o reputación que lo hacen diferente de los productos semejantes provenientes de otros lugares geográficos. Al respecto, el articulo 201 de la Decisión 486 de 2000, establece:
“Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos. ”
La protección de las denominaciones de origen inicia con un acto administrativo (resolución) que expide la Superintendencia de Industria y Comercio, para lo cual es necesario adelantar el trámite de declaración de protección y delegación de facultad, correspondiente. Estos procedimientos se encuentran regulados en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y en el Capítulo Séptimo del Título X de la Circular Única de la SIC. Estas normas determinan, entre otros asuntos, los requisitos que debe cumplir la solicitud de declaración de protección de una denominación de origen y la solicitud de delegación de facultad para autorizar su uso, así como la tasa administrativa aplicable.
En nuestro país se encuentran actualmente protegidas veintinueve (29) denominaciones de origen que designan productos originarios del territorio colombiano, a saber:
| - Arroz de la Meseta de Ibagué | |
| - Crisantemo de Colombia | - Bocadillo Veleño |
| - Clavel de Colombia | - Cangrejo Negro de Providencia |
| - Rosa de Colombia | - Tejeduría San Jacinto |
| - Cholupa del Huila | - Tejeduría Zenú |
| - Café de Colombia | - Tejeduría Wayuú |
| - Café de Nariño | - Sombrero Aguadeño |
| - Café de Cauca | - Sombreros de Sandoná |
| - Café del Huila | - Sombrero Suaza |
| - Café de Santander | - Cerámica del Carmen de Viboral |
| - Café de la Sierra Nevada | - Cerámica Artesanal de Ráquira |
| - Café de Tolima | - Cerámica Negra de La Chamba |
| - Queso del Caquetá | - Cestería en Rollo de Guacamayas |
| - Queso Paipa | - Mopa Mopa Barníz de Pasto |
| - Bizcocho de Achira del Huila | - Chiva de Pitalito |
3.4. Sobre los derechos que se derivan del registro marcario
En línea con el objeto de la consulta, vale la pena hacer referencia a los derechos que se derivan del registro de una marca y que se traducen en una limitación de uso de signos iguales o similares por parte de terceros.
En Colombia, los derechos sobre una marca surgen únicamente a través del registro y no a través del uso de la marca, al tratarse de un sistema atributivo (y no declarativo) de derechos, tal y como lo establece el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.
Ahora bien, respecto de los derechos conferidos al titular de una marca, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que surgen dos tipos de facultades:
"-Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla.
- Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado. En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca."
Se tiene entonces que, una vez la Superintendencia de Industria y Comercio concede una marca, su titular podrá explotarla de forma exclusiva, disponiendo de ella (para transferirla o cederla) y tendrá la facultad de impedir el registro de signos iguales o similares, así como que terceros realicen determinados actos con su marca(3).-
Concretamente, el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, establece los actos que el titular de una marca o denominación de origen podrá impedir que se realicen con su marca, por parte de terceros:
“Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:
a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio. ”
En ese sentido, el titular de un registro marcario podría presentar una acción de infracción marcaría en caso de que un tercero se encuentre llevando a cabo alguno de los actos descritos en el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 a través de un signo igual o similar.
De la misma manera, bien podría presentar alguna de las acciones que se describen más adelante.
3.5. Sobre las limitaciones y excepciones a los derechos sobre una marca
Ahora bien, la Decisión 486 de 2000 establece una limitación/excepción a los derechos de los titulares sobre las marcas, la cual se encuentra consagrada en el artículo 157, así:
“Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.
El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos."
Al respecto de los requisitos necesarios para la aplicación de este artículo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en interpretación prejudicial 454-IP- 2016 expresó:
“Cualquier indicación cierta relativa a cualquier característica del correspondiente producto o servicio podrá constituir una excepción al derecho de uso exclusivo sobre la marca, siempre que se cumplan las condiciones del uso contempladas en el precitado Articulo 157 de la Decisión 486 que establece las siguientes condiciones relativas al referido uso, necesarias para la procedencia de la excepción comentada:
A. Que se haga de buena fe. Para que un uso se realice de buena fe es necesario que se trate de un uso previo, que existan pruebas suficientes que acrediten el desconocimiento del registro previo de la marca o que la referencia a la marca ajena sea efectuada proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios4.
B. En otras palabras, debe ser leal no solo con respecto a los legítimos intereses del titular de la marca sino también respecto al interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado. En tal virtud, el referido uso no podrá constituir un aprovechamiento de la marca registrada, ni ser susceptible de causar la dilución de una marca notoriamente conocida, ni tampoco podrá tener otros fines que los previstos en la norma comunitaria, esto es, identificación o información(5).
C. Que no constituya uso a título de marca. El uso en el comercio no puede darse a manera de signo distintivo; es decir, la indicación de la respectiva característica del correspondiente producto o servicio debe limitarse a servir de referencia, por cuanto su uso no debe generar riesgo de confusión respecto de signos distintivos previamente solicitados o registrados.
En tal sentido, la indicación que identifica o informa acerca de determinadas características de los productos o servicios ofrecidos debe ser accesoria o complementaria de eventuales signos distintivos usados para distinguir tales productos o servicios. Adicionalmente, toda referencia a un signo distintivo ajeno deberá efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios.
D. Que se limite a propósitos de identificación o de información. La indicación debe tener como fin, exclusivamente, la identificación o información de alguna característica del producto o servicio correspondiente. En términos generales, este requisito apunta a que las indicaciones relativas a características del correspondiente producto o servicio deben respetar la buena fe comercial, los usos y practicas honestas y a que deben ser percibidos como tales por los consumidores.
E. Que no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. El uso en el comercio de la respectiva indicación no debe generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de la función esencial de la marca, cual es la de indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos.
F. En tal sentido, se requiere que el uso no sea susceptible de generar un riesgo de confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial de un determinado producto o servicio; por lo tanto, de existir un signo distintivo previamente solicitado o registrado, el uso de la indicación no podría darse a título de signo distintivo.
G. Adicionalmente, el uso tampoco debe dar la impresión que determinados productos provienen de una empresa o empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros muchos supuestos.
H. Finalmente, es preciso indicar que, las mencionadas condiciones deben presentarse de modo concurrente; es decir, para la configuración de la excepción o limitación objeto de la presente interpretación, es indispensable que el uso en el comercio del respectivo signo, cumpla con todas las condiciones previamente explicadas."
Tenemos entonces que los derechos sobre una marca no son ilimitados; justamente, el artículo 157 precitado, establece los casos en los que una marca puede ser utilizada por parte de terceros sin autorización de su titular, siempre y cuando dicho uso se haga de buena fe, sin crear confusión y únicamente para fines informativos o de identificación.
Por otro lado, respecto del segundo párrafo del artículo 157 de la misma norma, el Tribunal, en la misma interpretación, expresó lo siguiente:
"Por otro lado, en virtud del segundo párrafo del Artículo 157, el uso de una marca ajena en el tráfico económico no requiere la autorización del titular de la marca en supuestos que tengan como finalidad:
a) Anunciar, inclusive en publicidad comparativa;
b) Ofrecer en venta;
c) Indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados;
d) Indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada.
En relación con el término “anunciar”, en jurisprudencia anterior este Tribunal ha interpretado que dicho término es equivalente a “publicitar”, señalando que por “publicidad” “puede entenderse toda forma de comunicación y/o información dirigida al público con el objetivo de promover, directa o indirectamente, una actividad económica”.[37]
Asimismo, como requisitos concurrentes de licitud, el segundo párrafo del artículo 157 exige que el uso se haga:
(i) De buena fe;
(ii) Que tenga una finalidad informativa; y,
(iii) Que no sea susceptible de inducir a confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos."
En síntesis, se requerirá de autorización del titular de la marca para ejercer los actos descritos en el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y NO se requerirá del consenso de este, si, en cambio, el acto que se ejerce encaja en los supuestos establecidos en el artículo 157 de la Decisión 486 de 2000, de acuerdo con los criterios dados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
3.6. Sobre la Clasificación de productos y servicios
Según los establecido en el artículo 139 de la Decisión 486 de 2000 sobre el contenido de la solicitud de registro de marca, en la misma se deben indicar la clase o clases a la cual corresponden los productos o servicios sobre los que recaerá el registro. De conformidad con el artículo 151 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros deben utilizar la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Para efecto del registro de marcas por la autoridad competente, las indicaciones de los productos o servicios que figuran en los títulos de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, constituyen guías a los sectores a los que pertenecen estos productos o servicios.
Por tanto, antes de realizar una solicitud de registro marcario se debe hacer una elección adecuada de la clasificación de los productos o servicios que se quieren identificar con la marca.
En relación con la descripción de los productos y/o servicios en la solicitud de registro de marcas, el artículo 1.2.5.2. del Título X la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio establece que la descripción de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de una marca o lema comercial debe indicar expresamente el nombre de los productos o servicios a ser distinguidos con ella en el mercado. Con este fin el solicitante puede optar por una, varias o todas las siguientes formas de descripción de los productos o servicios:
a) Indicar el nombre del producto y/o servicio, no siendo aceptable como tal el que aparece en el título de la clase de la Clasificación Internacional de Niza, salvo que tal indicación también corresponda con el nombre del producto y/o servicio.
b) Utilizar los mismos términos y expresiones empleados en la lista alfabética de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas del Arreglo de Niza en su versión en español, en la edición de la misma que se encuentre vigente de acuerdo con el numeral 3.4 del presente Título que aparece en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio.
c) Utilizar los mismos términos y expresiones de productos y servicios incluidos en el Gestor de Productos & Servicios de Madrid (MGS), en su versión en español, disponible en la sección de Propiedad Industrial de la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio y en la página web de la OMPI.
d) Utilizar los mismos términos y expresiones aceptados por Colombia incluidos en el listado de términos y regionalismos armonizados de productos y servicios de la Alianza del Pacífico, disponible en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio.
e) Utilizar los mismos términos y expresiones en español aceptados por Colombia incluidos en la base de datos armonizada de productos y servicios para la clasificación de marcas TM5 Id List, disponible en la página web de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO).
Según lo establecido en el artículo 144 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la Superintendencia de Industria y Comercio cuenta con 15 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud para verificar el cumplimiento de los requisitos de forma previstos en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite y podrá pedir su corrección por cualquier error material. Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene estos requisitos (por ejemplo, que la descripción conforme a la Clasificación Internacional de Niza carezca de especificidad), se notificará al solicitante para que los complete dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de notificación. La Superintendencia de Industria y Comercio considerará la solicitud abandonada y perderá su prelación a la expiración de este término, en caso de no respuesta o respuesta incompleta.
Conforme a lo explicado respecto a las diferentes fuentes que pueden utilizarse para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, el usuario puede consultar los siguientes enlaces para armar la cobertura:
a) La Clasificación Internacional de Niza, última versión, en https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/pdf- download.pdf?lang=es&tab=class headings&dateInForce=20200101
b) Gestor de Productos y Servicios de Madrid (MGS) de OMPI en https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=es
c) Listado de términos y regionalismos armonizados de Productos y Servicios de Alianza del Pacífico https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Lista de Terminos Armonizador de Alianza del Pacifico.pdf
d) La base de datos armonizada de productos y servicios para la clasificación de marcas TM5 Id List de la EUIPO en http://tmclass.tmdn.org/ec2/
Por último, vale la pena aclarar que la Clasificación Internacional de Niza de Productos y Servicios incluye 45 clases, en las que, de la clase 1 a la 34 se incluyen únicamente productos, mientras que de la 35 a la 45 se incluyen únicamente servicios.
3.7. Acciones administrativas ante la Superintendencia de Industria y Comercio
3.7.1. Oposición al registro marcario
La figura de la oposición está prevista en los siguientes términos en el artículo 146 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
“Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada"
En este sentido, la posibilidad de promover una oposición no se constituye en una obligación para los titulares de las marcas, sino que pueden elegir presentarla cuando a su juicio se hace necesario para proteger su marca, entonces, quien es titular, tiene la posibilidad de promover una oposición al registro de otra marca, enseña comercial o signos notorios, cuando considere que su marca se puede ver afectada por el otorgamiento del derecho de exclusividad sobre el nuevo signo distintivo.
Para que una oposición sea admitida debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 149 de la Decisión 486 de 2000.
3.7.2. Revocatoria Directa
La revocatoria directa es un procedimiento de control de los actos proferidos por las autoridades administrativas, que puede ser iniciado a solicitud de parte por el interesado, o de oficio por la misma administración, con el objetivo de que el funcionario que profirió el acto que se pretende revocar restablezca la legalidad del ordenamiento jurídico, retirando dicho acto administrativo con fundamento en las causales taxativas, señaladas por el legislador en la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA):
“ARTÍCULO 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular.
Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional.
PARÁGRAFO. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y defensa."
La figura de la revocación directa de los actos administrativos se encuentra consagrada en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 y allí establece las causales de revocación directa de los actos administrativos, así:
“Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona"
Por su parte, el artículo 94 de la Ley 1437 de 2011, determina cuándo es improcedente la revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte:
“La revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1o del artículo anterior, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial."
Al respecto la doctrina consideró:
“La primera restricción consiste en que no procede la revocación cuando el peticionario haya interpuesto los recursos administrativos contra el acto, limitación que venía desde el Código de 1984, y que permitía afirmar que se trataba de una potestad extraordinaria, porque operaba en situaciones poco corrientes, siendo lo frecuente que los afectados utilicen todos los medios para su defensa, incluyendo los recursos contra la decisión. En la nueva ley, esta Razón de improcedencia se aplica únicamente para la primera causal de revocatoria, que es la de la manifiesta violación de la Constitución Política o la ley, de manera que en las otras dos situaciones del artículo 93 es posible solicitar la revocación, aun en los casos en que se hayan presentado recursos1."
De conformidad con lo anterior, cuando se solicite la revocación directa de un acto que ya ha sido objeto de los recursos de vía gubernativa2, solamente se podrán invocar las causales de los numerales 2 y 3 del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, por lo cual no se efectuará un análisis de legalidad y constitucionalidad sino un análisis de su conveniencia, armonía con el interés público o social y si el acto causa un agravio injustificado a una persona.
Por su parte el artículo 95 de la Ley 1437 de 2011 establece en relación con la oportunidad para presentar la revocación directa de un acto administrativo:
“Oportunidad. La revocación directa de los actos administrativos podrá cumplirse aun cuando se haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siempre que no se haya notificado auto admisorio de la demanda.
Las solicitudes de revocación directa deberán ser resueltas por la autoridad competente dentro de los dos (2) meses siguientes a la presentación de la solicitud.
Contra la decisión que resuelve la solicitud de revocación directa no procede recurso.
Parágrafo. No obstante, en el curso de un proceso judicial, hasta antes de que se profiera sentencia de segunda instancia, de oficio o a petición del interesado o del Ministerio Público, las autoridades demandadas podrán formular oferta de revocatoria de los actos administrativos impugnados previa aprobación del Comité de Conciliación de la entidad. La oferta de revocatoria señalará los actos y las decisiones
objeto de la misma y la forma en que se propone restablecer el derecho conculcado o reparar los perjuicios causados con los actos demandados.
Si el Juez encuentra que la oferta se ajusta al ordenamiento jurídico, ordenará ponerla en conocimiento del demandante quien deberá manifestar si la acepta en el término que se le señale para tal efecto, evento en el cual el proceso se dará por terminado mediante auto que prestará mérito ejecutivo, en el que se especificarán las obligaciones que la autoridad demandada deberá cumplir a partir de su ejecutoria."
3.7.3. Acción de Cancelación
Esta acción podrá ser ejercida por cualquier persona que tenga un interés legítimo en obtener el signo, o incluso como mecanismo de defensa a una oposición realizada ante un proceso de solicitud de marca, aduciendo el no uso de la marca que argumenta una afectación.
Debe destacarse que, teniendo en cuenta el carácter preferente y de prevalecía del régimen normativo andina, los únicos supuestos de cancelación del registro marcarían que permiten a la autoridad cancelar un registro marcaría, son tres (3), y están contenidas en el régimen Común Andino (Decisión 486 del año 2000), las supuestas son las siguientes:
1. Artículo 165: Cancelación por no uso del signo. (Solicitud de parte)
2. Artículo 169: Cancelación del registro porque el signo se convirtió en genérico y/o de uso común. (Oficio o a Solicitud de Parte)
3. Artículo 235: Cancelación del signo por la existencia de un signo notoriamente conocido. (Solicitud de parte)
Además, la norma establece un requisito temporal, el cual se refiere a que en cualquiera de estos casos debe existir una omisión de uso o de defensa de la marca en un término no menor a tres (3) años. Por lo tanto, esta acción que inicia a solicitud de parte toma validez a partir del tercer año desde el acto administrativo que concede un registro de marca.
También, existe la posibilidad de ejercer esta acción para lograr una cancelación parcial, debido a que el principio de especialidad se refiere a la protección de la marca en las clases que el solicitante ha declarado y solicitado la protección, para lo cual puede configurarse, alguno de los tres casos en que opera esta acción para una clase específica y el accionante solicitar que se aplique la cancelación parcial, conservando la protección en las clases en que se usa la marca y no ha sido afectada por otro signo notoriamente conocido o que se provocó o toleró que se convirtiera en un signo genérico, siempre y cuando el titular de la marca a quien se le pretende la cancelación pruebe el uso en esa clase determinada.
A su vez, el artículo 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina prevé el procedimiento mediante el cual se debe dar trámite a las acciones de cancelación, por lo que interpuesta la acción ante la SIC, se notifica al titular de la marca, para que dentro del plazo de sesenta (60) días haga valer sus argumentos y presente las pruebas que estime convenientes ejerciendo su derecho de defensa y exponiendo las facultades de propietario.
Por su parte, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la carga de la prueba del uso de la marca corresponde al titular del registro.
3.8. Medios de control ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa de los actos administrativos en materia marcaría
Los medios de control de la actuación administrativa se ejercen a través de las acciones administrativas, por medio de ellas los administrados acuden a la jurisdicción contenciosa, para someter ante ella, los actos y hechos de la administración, que consideren, quebrantan la legalidad del orden jurídico.
Dentro de los medios de control de los actos administrativos en materia marcaria están la nulidad absoluta, la nulidad relativa, la nulidad simple y la nulidad y el restablecimiento del derecho, regulados por la normativa comunitaria, la Decisión 486 del 2000 y por la norma Colombiana Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” (en adelante CPACA).
- El medio de control de nulidad absoluta, previsto en el inciso 1 del artículo 1723 de la Decisión 486 del 2000, equiparable con el de nulidad establecido en el artículo 137 del CPACA, el cual resulta procedente cuando se concede el registro marcario en contravención con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 134 y en el artículo 135 de la referida disposición, y puede ser presentado en cualquier tiempo.
- El medio de control de nulidad relativa, consagrado en el inciso 2 del mismo artículo 172 de la Decisión 486, el cual procede por infracción o contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando el registro marcario se haya efectuado de mala fe, medio que prescribe en 5 años.
- El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, regulado en el artículo 138 del CPACA, el cual procede en contra de los actos administrativos que deniegan la concesión de un registro marcario o que cancelan un registro por no uso, o que niegan la cancelación de un registro por no uso, con un término de caducidad de 4 meses.
- El medio de control de nulidad simple está previsto únicamente para la nulidad de los actos administrativos de carácter general y, excepcionalmente, actos administrativos de carácter particular, en los casos expresamente establecidos en la Ley, sin termino de caducidad.
Se tiene entonces, que tanto el medio de control de nulidad absoluta como el de nulidad relativa, fueron legalmente concebidos para demandar actos que conceden registros marcarios; mientras que el de nulidad y restablecimiento del derecho se previó respecto de la legalidad de los actos que nieguen la concesión o cancelen un registro por no uso.
3.9. Acciones en materia de propiedad industrial
Tal y como se estableció en acápites anteriores, una de las prerrogativas que otorgan los derechos de propiedad industrial, es la de impedir que terceros no autorizados ejecuten ciertos actos de comercio respecto de signos distintivos o iguales o similares.
En ese sentido, el titular de un activo protegido por Propiedad Industrial podrá ejercer alguna de las siguientes acciones para impedir dicho uso no autorizado:
3.9.1. Acciones Jurisdiccionales
3.9.1.1. La acción por infracción de derechos en materia de Propiedad Industrial
La Normativa Andina consagra la denominada acción por infracción de derechos relacionados con la Propiedad Industrial, la cual según el artículo 238, se ejerce ante la autoridad nacional competente, es decir, bien sea ante la jurisdicción ordinaria o ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de esta Superintendencia, en virtud del literal a) del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso -Ley 1564 de 2012.
Esta acción permite a los diferentes titulares de los signos distintivos y nuevas creaciones solicitar, entre otras pretensiones, el cese del acto que infrinja su derecho y la indemnización de perjuicios causados, (artículo 241 de la Decisión 486 de 2000), - así como el ordenamiento de las medidas cautelares inmediatas a fin de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios, esto de conformidad con lo previsto en el artículo 245 de la norma andina.
3.9.1.2. La acción por competencia desleal jurisdiccional
La infracción a un derecho de propiedad industrial puede constituir una conducta de competencia desleal, caso en el cual se podrán promover las acciones previstas en la Ley 256 de 1996. Sobre el particular, es importante tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 20 de la referida Ley que señala:
"Contra los actos de competencia desleal podrán interponerse las siguientes acciones:
1. Acción declarativa y condena. El afectado por actos de competencia desleal tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en consecuencia se le ordene al infractor remover los Efectos producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al demandante. El demandante podrá solicitare en cualquier momento del proceso, que se practiquen las medidas cautelares consagradas en el artículo 33 de la presente Ley.
2. Acción preventiva o de prohibición. La persona que piense que pueda resultas afectada por actos de competencia desleal, tendrá acción para solicitar al juez que evite la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o que la prohíba, aunque aún no se haya producido daño alguno."
Dichas acciones se pueden promover ante la jurisdicción ordinaria o ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual para este efecto también cuenta con funciones jurisdiccionales.
4. CONSIDERACIONES FINALES ENTORNO A SU CONSULTA
Esta Oficina no es competente para referirse a las particularidades de casos concretos. En efecto, los conceptos que expide esta Oficina se limitan a dar pautas de acción respecto de las materias a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio, mas no están encaminados a dirimir cuestiones particulares, complementar actos administrativos ni mucho menos decidir sobre supuestas o posibles infracciones de derechos de propiedad industrial, facultad que radica únicamente en un Juez de la República.
En caso de que algún tercero no autorizado esté ejecutando alguno de los actos descritos en el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, se podrá presentar una demanda por infracción a derechos de propiedad industrial o de competencia desleal, bien sea ante la justicia ordinaria o ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que cuenta con funciones jurisdiccionales en virtud del Código General del Proceso.
Será el Juez quien determine, de acuerdo con las pruebas que obren en el expediente y de conformidad con las distintas etapas del proceso, si se está en presencia de una infracción o no, de conformidad con los artículos 155, 157 y demás de la Decisión 486 de 2000. También podrían presentarse las acciones administrativas descritas en el numeral 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8 del presente concepto.
En ese orden de ideas, esperamos haber atendido satisfactoriamente su consulta, reiterándole que la misma se expone bajo los parámetros del artículo 1 de la ley 1755 de 2015, esto es, bajo el entendido que las mismas no comprometen la responsabilidad de esta Superintendencia ni son de obligatorio cumplimiento ni ejecución.
De otro lado, se le recuerda al usuario que la Delegatura también cuenta con el Grupo del Centro de Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial (“CIGEPI”) que, entre otras funciones, presta un servicio gratuito de orientación en materia de propiedad industrial. Para recibir orientación en la materia, podrá contactarse al correo electrónico cigepi@sic.gov.co, indicando sus datos y el motivo de la consulta.
Finalmente, le informamos que algunos conceptos de interés general emitidos por la Oficina Jurídica, los puede consultar en nuestra página web http://www.sic.gov.co/Doctrina-1.
Atentamente,
MARÍA ISABEL SALAZAR ROJAS
Jefe Oficina Asesora Jurídica
1. Artículo 28 de la Ley 1437 de 2011: “artículo 28. Alcance de los conceptos. Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución”.
2. Corte Constitucional, sentencia C-487 de 1996
3. Ver artículos 154 y 238 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina
4. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Seminario de la OMPI para los Países Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual... Op. Cit., p. 8
5. Interpretación prejudicial expedida en el Proceso 69-IP-2000 de fecha 6 de julio de 2001, p. 7.
